海外商標注冊，各國制度差異竟然如此之大！

越來越多的中國企業(yè)已經(jīng)把眼光投向海外市場,進行海外商標注冊保護是其中非常關(guān)鍵的一步。但是，由于全球國家眾多，商標保護制度紛繁復(fù)雜，國內(nèi)企業(yè)以及商標代理人也很難完全熟悉各國商標保護制度及其特點。本文中，筆者通過介紹十個典型的海外商標制度特點，揭開海外商標保護制度的神秘面紗。

一、美國、菲律賓等國家要求申請人提交使用聲明/證據(jù)

在國內(nèi)，在商標核準注冊后商標注冊人不用主動向商標局提交使用證據(jù)，通常是在遭遇他人提出連續(xù)三年不使用撤銷申請的情形下才需提交使用證據(jù)。但是，在美國、菲律賓、波多黎各、莫桑比克、柬埔寨、海地等國家地區(qū)，商標注冊人需要在規(guī)定的時間內(nèi)主動向商標主管機關(guān)提交使用聲明或者使用證據(jù)。

以美國為例，在申請注冊的過程中需要向美國專利商標局提交商標實際使用的證據(jù)或者打算在美國進行使用的聲明，并且在商標注冊以后還需要在5～6年內(nèi)以及注冊后每10年向美國專利商標局提交使用證據(jù)，否則商標將被美國專利商標局撤銷。

以菲律賓為例，商標注冊人需要在申請日起3年內(nèi)、注冊日起5～6年內(nèi)、續(xù)展日起1年內(nèi)、續(xù)展日起5～6年內(nèi)提交使用證據(jù)，否則商標將被菲律賓知識產(chǎn)權(quán)局撤銷。

所以，企業(yè)在這些國家注冊商標后并不是就萬事大吉了，倘若未在規(guī)定時間內(nèi)提交使用聲明或者使用證據(jù)，將可能導(dǎo)致商標被商標主管機關(guān)撤銷。

二、東帝汶、馬爾代夫等國家目前仍然沒有商標法律法規(guī)

我國商標法最早頒布于1982年，并于1993年、2001年、2013年分別進行修訂，目前已經(jīng)擁有一部相對比較健全成熟的商標法。雖然目前全球幾乎每個國家都已經(jīng)制定了商標法，但是仍然有極個別國家地區(qū)由于政治、經(jīng)濟、歷史等多方面原因，沒有專門的商標法律法規(guī)。

現(xiàn)階段仍然沒有商標法的國家包括東帝汶、馬爾代夫、馬紹爾群島等，在這些國家保護商標的通常方式是通過在當?shù)赜幸欢ㄓ绊懥Φ膱蠹埳峡蔷拘怨?，向公眾宣稱自己對某件商標的所有權(quán)，警示性公告的大概內(nèi)容為“XX企業(yè)在XX類別的XX商品上擁有XX商標的所有權(quán)。如果XX企業(yè)發(fā)現(xiàn)有侵權(quán)行為，XX企業(yè)將采取必要措施維護自身權(quán)利”。這類警示性公告沒有嚴格的有效期規(guī)定，按照當?shù)貞T例通常每2～3年重新公告一次。

三、美國、委內(nèi)瑞拉、日本等國家使用當?shù)厣唐窐藴?分類表/類似群組

我國是尼斯聯(lián)盟成員國，目前采用《商標注冊用商品和服務(wù)國際分類》（即尼斯分類），現(xiàn)行尼斯分類將商品和服務(wù)分成45個大類，其中商品為1～34類，服務(wù)為35～45類。目前全球大多數(shù)國家都使用尼斯分類，但是也有少部分國家采用當?shù)貥藴省?/p>

以美國為例，美國雖然也遵循尼斯分類，但是認為尼斯分類中的部分商品描述過于籠統(tǒng)，采用獨特的商品規(guī)范標準，要求申請人在提交注冊申請時對商品進行具體描述，否則審查員將下發(fā)審查意見。

以委內(nèi)瑞拉為例，根據(jù)委內(nèi)瑞拉1955年《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第106條，當國共有50個類別，并且只有類別標題名稱，沒有具體的商品項目。此外，當國分類與尼斯分類的差別較大，原來在尼斯分類中選定的一個類別下的商品，在當國分類中可能會被拆分為多個類別，注冊申請也需按照當國分類提交、產(chǎn)生多份費用。

以日本為例，日本商標注冊采用尼斯分類，同時日本還有類似群組規(guī)定，這一框架體系和我國有相似之處，但是日本的類似群組和我國有較大差別，在判斷商品類似時需按照當國類似群組為標準進行比較。

此外，還有非洲知識產(chǎn)權(quán)組織不能在同一份申請里面請求保護商品和服務(wù)，以及斐濟不能申請注冊服務(wù)商標等情況。

四、秘魯、德國等國家注冊流程與國內(nèi)差異較大

在國內(nèi)，商標申請注冊的大概流程為“申請—受理—審查—公告—核準”。國外大多數(shù)國家也是采用這種模式，但是也有部分國家的注冊流程與國內(nèi)差別很大，不能按照國內(nèi)商標注冊流程的思維來考慮國外問題。

以秘魯、哥倫比亞、巴西等國家為例，商標申請注冊的大概流程為“申請—受理—公告—審查—核準”。在商標申請通過形式審查后直接予以公告，若在公告期內(nèi)無人異議或異議不成立，再進入實質(zhì)審查階段來決定是否予以核準保護。如果企業(yè)收到這些國家的商標公告通知，也不要高興得太早，這個公告只是代表商標受理了而已。另外，如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)在這些國家有搶注商標申請，要及時提出異議，否則只能等商標核準注冊后再進行撤銷或者無效。

以德國、日本等國家為例，商標申請注冊的大概流程為“申請—受理—審查—核準—公告”。在商標審查通過后直接予以注冊，企業(yè)拿到注冊證后還需密切關(guān)注是否有被人提出異議的情況，避免因錯過異議答辯時限導(dǎo)致商標失效的情況發(fā)生。

五、孟加拉國、巴哈馬、黎巴嫩等國家的有效期不是10年

根據(jù)我國商標法第三十九條的規(guī)定，注冊商標的有效期為10年，自核準注冊之日起計算。在國外，大多數(shù)國家的商標有效期也是10年，但是也有部分國家的商標有效期不是10年，而是7年、14年、15年的情況。根據(jù)《與貿(mào)易有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》（TRIPS）第十八條對商標保護期限的規(guī)定，商標的首次注冊及每次續(xù)展的期限均不得少于7年。所以，在有成文商標法的國家，商標的有效期通常最少是7年。

此外，各國商標有效期的起始日也有所區(qū)別，有的國家是從申請日起算，而另外一些國家是從注冊日起算。比如孟加拉國的有效期是申請日起7年，尼泊爾的有效期是注冊日起7年，巴哈馬的有效期是申請日起14年，黎巴嫩的有效期是注冊日起15年，等等。

六、洪都拉斯、開曼群島等國家地區(qū)需要繳納年費

大家熟悉的繳納年費概念主要是在專利領(lǐng)域，但是很少有人知道，在個別國家商標也需要繳納年費。比如，在洪都拉斯、開曼群島等國家地區(qū)，商標注冊后還需要繳納年費。

根據(jù)洪都拉斯《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第93條的規(guī)定：

注冊商標可以無限次續(xù)展，續(xù)展后有效期為上一個有效期結(jié)束后10年，前提是商標注冊人已經(jīng)按照本法規(guī)定繳納“年度維持稅”。

這里的“年度維持稅”其實就是我們說的年費，是強制性的稅費，如果不按照規(guī)定繳納費用，商標局則不受理續(xù)展申請。

七、馬來西亞、印度等國家商標失效后還可以申請恢復(fù)

在國內(nèi)，商標核準注冊后有效期為10年，期滿前可以提前一年辦理續(xù)展。未在規(guī)定期限內(nèi)提交續(xù)展申請的，還可在期滿后的半年寬展期內(nèi)申請續(xù)展。如果注冊人仍未續(xù)展，則商標會最終失效。

在馬來西亞、印度等國家，商標因未續(xù)展導(dǎo)致失效后，注冊人還可以向官方申請恢復(fù)商標權(quán)。因此，如果企業(yè)萬一遇到海外商標因未及時續(xù)展導(dǎo)致商標失效的情況，還可以進一步了解當國是否有恢復(fù)商標的相關(guān)規(guī)定，如果有的話就可以及時申請恢復(fù)從而保住商標權(quán)。

比如在馬來西亞，根據(jù)馬來西亞《商標法》(1976)第41條（2）、（3）關(guān)于商標續(xù)展的規(guī)定，如果商標注冊人沒有在規(guī)定期限內(nèi)提交續(xù)展申請，仍然可以在商標到期后1年內(nèi)申請恢復(fù)。

八、日本、香港地區(qū)申請的商品項目過多會被懷疑使用意圖

在國內(nèi)，很多企業(yè)為了全面保護自己的商標，經(jīng)常會將核心商標在全類別全群組進行零死角的覆蓋式注冊。但是，在我國香港地區(qū)、日本，如果企業(yè)申請保護的類別或者商品過多，官方很可能會懷疑申請人是否有將商標在擬注冊商品上付諸實際使用的意圖，從而下發(fā)審查意見要求申請人提交在擬注冊商品上已經(jīng)實際使用或者計劃使用的證據(jù)材料，否則將駁回商標注冊申請。

根據(jù)香港《商標規(guī)則》第7（4）條的規(guī)定：

貨品或服務(wù)的說明：如某商標是擬就某特定類別中的所有貨品或服務(wù)或就多種不同貨品或服務(wù)注冊，則除非處長信納基于申請人已對該商標作出的使用或如該商標獲注冊該申請人打算對該商標作出的使用，有關(guān)說明是合理的，否則處長可拒絕接納該項申請。

從以上規(guī)定可以看出，香港官方認為，商標的價值在于使用，商標注冊的目的也是為了便于企業(yè)的使用，如果將不會使用的商標進行注冊，將浪費有限的商標資源。基于以上考慮，如果某件商標申請注冊的商品或者類別過多，則官方可能會下發(fā)審查意見，企業(yè)需提交在指定類別或者商品上已經(jīng)使用或者計劃使用的證據(jù)才能通過官方審查，否則只能將指定商品或類別予以刪除。

九、英國、法國等國家不審查相對理由

在國內(nèi)，商標通過形式審查后會進入實質(zhì)審查階段，商標局將會對絕對理由和相對理由都進行審查。但是，在英國、法國、歐盟等國家地區(qū)，官方在實質(zhì)審查階段只審查絕對理由，而不審查相對理由，即不會考慮申請商標是否與在先商標的沖突問題。也就是說，即便企業(yè)在這些地方已經(jīng)注冊商標，他人在相同類似商品上申請相同近似的商標也可以通過審查，審查員不會主動基于在先商標駁回在后商標的申請。所以企業(yè)在這些國家注冊商標以后，還需做好商標監(jiān)測工作，及時發(fā)現(xiàn)他人申請的與企業(yè)商標相同近似的商標并采取必要制止措施。

十、漢字在越南、亞美尼亞、挪威等國家缺乏顯著性

在越南、亞美尼亞、挪威等國家，在審查實踐中，當?shù)厣虡酥鞴軝C關(guān)通常認為，當?shù)仄胀ㄏM者基本上不認識漢字，無法通過漢字商標識別商品，因此漢字不具有顯著性，不能作為商標注冊。

以挪威為例，根據(jù)挪威商標法第14條關(guān)于商標注冊絕對理由的規(guī)定以及挪威工業(yè)產(chǎn)權(quán)局在實踐中的解釋，由于挪威消費者通常不熟悉漢字，在認識記憶漢字商標方面存在較大困難，消費者不會將漢字商標作為指示產(chǎn)品來源的標志，因此漢字商標在挪威被認為缺乏顯著性，商標局會基于違反絕對理由而下發(fā)駁回。

正如開頭我們所說，全球各國商標保護制度呈現(xiàn)百花齊放的局面，以上介紹也只是冰山一角。要全面掌握各國商標制度的特點，是一項長期而浩瀚的工程，需要代理人長年累月地不斷實踐、不斷總結(jié)。只有深諳海外商標保護制度的特點，才能為企業(yè)提供合適的海外商標保護策略。

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